Descripción
Este libro es el fruto de la experiencia profesional y académica de su autor.
Con él se quiere ayudar al profesional que se enfrenta a la negociación y redacción de contratos de transferencia de tecnología a entender los problemas y el tipo de cláusulas habituales en ellos, los argumentos que justifican la inclusión o no de determinadas condiciones u obligaciones y los límites que se derivan de la aplicación de las normas de competencia.
A través de un análisis sistemático, el autor sintetiza y da contenido doctrinal a una materia eminentemente práctica, centrando el análisis en aquellos aspectos propios de la transmisión de activos tecnológicos. Esperamos que esta contribución constituya una herramienta eficaz
y útil que sirva para prevenir eventuales riesgos en la negociación de este tipo de acuerdos.
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Índice
GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS
AGRADECIMIENTOS
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
1. LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. CONCEPTO Y OBJETO DEL CONTRATO
1.1. El acuerdo de transferencia de tecnología en el marco de la transmisión de bienes intangibles
1.2. Normas aplicables a la contratación de tecnología
1.3. El objeto del contrato. La tecnología como elemento a transmitir
a) La titularidad del derecho a solicitar la patente, de la solicitud de patente o de la patente concedida
b) El secreto industrial en su calidad de elemento objetivo del contrato. El know-how como vehículo de transmisión.
c) Los derechos sobre las invenciones patentadas: patentes y modelos de utilidad
d) Diferencias entre invenciones y secretos industriales a los efectos de configurar las características esenciales del contrato
1.4. La transferencia como vehículo de transmisión de la tecnología
a) La cesión como transmisión de la titularidad del derecho. Indivisibilidad de la cesión o del gravamen
b) La licencia como concesión de un derecho a hacer uso de la tecnología
c) Otros modos de transferencia de tecnología. El derecho de patente como garantía
1.5. Formalización por escrito de la cesión y de la licencia contractual sobre derechos de patente y modelos de utilidad
1.6. Los acuerdos de transferencia de tecnología como acuerdos inter partes. Efectos de la inscripción registral de la licencia o cesión de los títulos de propiedad industrial
a) La transferencia de tecnología como acuerdo inter partes
b) La inscripción en el registro de la OEPM
c) Efectos de la inscripción en las relaciones con terceros. Derechos del licenciatario frente a terceros
2. EL PROCESO DE CREACIÓN DE TECNOLOGÍA. ASPECTOS A TENER EN CUENTA
AL ADQUIRIR DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
2.1 La activación de la tecnología en los procesos de innovación y desarrollo
a) Generación de tecnología Top-Down vs Bottom-Up
b) Generación de tecnología In-Out vs Out-In
2.2 El marco jurídico al que se circunscribe la titularidad de los derechos derivados de la creación en materia de patentes
a) El ejercicio del derecho a solicitar una patente por parte del empresario
b) Los desarrollos tecnológicos llevados a cabo en el seno de la empresa por trabajadores que tienen ese cometido (invenciones de servicio)
c) Los desarrollos tecnológicos obtenidos como consecuencia de la aportación de trabajadores que no están contratados para llevar a cabo tales actividades (invenciones de experiencia)
d) Los desarrollos tecnológicos propios del inventor, ajenos a su condición de trabajador o empleado (invenciones libres)
e) Los desarrollos llevados a cabo en el entorno universitario (invenciones universitarias)
2.3 La cotitularidad de la tecnología. Limitaciones y consecuencias
3. LIMITACIONES DEL DERECHO PÚBLICO EN LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
4.1 Los efectos de los derechos de exclusiva en el funcionamiento del mercado
a) El principio de libre empresa y de libre economía de mercado como fundamento de la economía moderna
b) Los efectos de las exclusivas como elemento de distorsión en el funcionamiento del mercado
3.2 La prohibición de pactos colusorios y el sistema de exenciones por categorías
a) Vigilancia del mercado y represión de los pactos colusorios. La regulación internacional, comunitaria y española
b) El sistema de exenciones a la aplicación de la prohibición general de pactos colusorios. Los Reglamentos de Exención por Categorías
3.3 Los Reglamentos de exención por categorías en la regulación de los pactos colusorios. El Reglamento RECATT
a) Reglamentos de Exención por Categorías. Principios generales aplicados a estas regulaciones
b) La reglamentación de la exención en los acuerdos de transferencia de tecnología. El Reglamento RECATT
3.4 Principios generales a los que atiende la sistematización del Reglamento RECATT
a) Acuerdos entre dos empresas. Limitación de su aplicación a los acuerdos multilaterales o a los consorcios tecnológicos
b) Definición del mercado de referencia
c) Limitación de la aplicación del Reglamento a que no se supere determinado umbral de cuota entre las partes del acuerdo
d) Tratamiento diferenciado de los acuerdos entre competidores respecto de los acuerdos entre no competidores
e) Tratamiento diferenciado de los acuerdos recíprocos en los acuerdos entre competidores
f) Restricciones indebidas en los acuerdos de transferencia de tecnología. Tratamiento diferenciadode los efectos de las restricciones especialmente graves respecto de las meramente prohibidas
4. TIPOLOGÍA DE LOS CONTRATOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
4.1 Fases de la negociación para la adquisición de una tecnología
a) Análisis previo de la tecnología
b) Búsqueda e identificación
c) Carta de intenciones o memorándum de entendimiento mutuo
d) Posibles acuerdos previos preparatorios
e) Fase de negociación
f) Acuerdo final
4.2 Acuerdos de Investigación y desarrollo o de I+D. Subcontratación del desarrollo tecnológico
a) Subcontratación de actividades de investigación y desarrollo
b) Acuerdos de Codesarrollo
c) Acuerdos de joint venture
d) Acuerdos de transferencia de material
e) Acuerdos de asistencia técnica
4.3. Acuerdos previos a la transferencia de tecnología
a) Acuerdos de confidencialidad o de secreto
b) Acuerdos de opción
4.4. Acuerdos de licencia a favor de terceros en función de la tecnología que se transfiere
a) Licencia simple
b) Licencia mixta
4.5. Acuerdos de producción
a) Acuerdos de fabricación y suministro
b) Acuerdos verticales y transferencia de tecnología. En particular, acuerdos de franquicia
4.6. Acuerdos entre diferentes titulares para compartir tecnología
a) Licencias cruzadas
b) Pool o consorcio tecnológico de patentes
5. ASPECTOS ESPECÍFICOS A CONSIDERAR EN LOS ACUERDOS KNOW-HOW
Y ACUERDOS PREVIOS DE CONFIDENCIALIDAD
5.1. Aspectos de la imposición del deber de confidencialidad a considerar en los acuerdos de Know-how
a) La determinación de lo que es confidencial
b) Formas de delimitar lo que es o va a ser confidencial
c) Delimitación de la información que no tiene carácter confidencial
5.2. Imposición del deber de confidencialidad y medidas de garantía
5.3. Caducidad del deber de confidencialidad
5.4. Desarrollos con centros de investigación y universitarios y control de las publicaciones para proteger la información confidencial
5.5. El contrato sobre solicitud de patente como contrato de Know-how mientras
su contenido no sea público
5.6. Acuerdos previos de confidencialidad. CDAs (Confidential Disclosure Agreements), NDAs (Non-Disclosure Agreements) o Secrecy Agreements
6. ALCANCE DE LA LICENCIA Y LIMITACIONES EN LA EXPLOTACIÓN
6.1. Las facultades licenciadas
a) Restricción de las ventas del licenciatario o del licenciante
b) Restricción de la producción del licenciatario
c) Restricción de uso cautivo y fuente alternativa de suministro
6.2. El territorio de la licencia
6.3. El carácter exclusivo o no exclusivo de la licencia y licencias únicas
a) Licencias exclusivas
b) Licencias únicas (o exclusivas en las que el titular no se excluye)
c) Licencias no exclusivas
d) Licencias abiertas en el marco de consorcios tecnológicos
6.4. Limitaciones relativas a la aplicación de la tecnología
6.5. Limitaciones temporales. La duración de la licencia
6.6. Utilización de los derechos licenciados más allá de la licencia
7. VALORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN LOS ACUERDOS DE TRANSFERENCIA
7.1. La finalidad y propósito de la valoración de la tecnología
7.2. La Regla del 25% en la negociación de transferencia de tecnología
7.3. En busca de un estándar. Los factores Georgia-Pacific
7.4. Métodos de valoración económica en la determinación de los royalties de una licencia
a) Enfoque basado en los ingresos
b) Enfoque basado en el mercado
c) Enfoque basado en los costes
8. LOS TÉRMINOS ECONÓMICOS DE LA LICENCIA
8.1. Pago de una suma a tanto alzado o única, con independencia de la marcha de la explotación (Lump sum payments), o de sumas periódicas fijas en concepto de licencia
8.2. La aplicación del concepto de regalía, canon o royalty periódico en el precio de una licencia
a) Porcentaje sobre cifra de ventas
b) Porcentaje sobre beneficio obtenido en el ejercicio
c) Pago por unidad producida, distribuida o comercializada
8.3. Elementos que inciden en el cálculo del canon, regalía o royalty
a) Base del cálculo de los royalties
b) Elementos a tener en cuenta en el cálculo de la base de la regalía
c) Importes facturados o importes pagados
d) Ingresos directos e indirectos
e) Divisa de los pagos y conversión a la moneda en la que se efectúan los pagos
f) Royalties sobre varias patentes o derechos de Know-how
g) Canon mínimo por cantidades o cifra de ventas mínimas
h) Escalado. Regalías progresivas o regresivas
8.4. Downpayments o pagos adelantados. El cumplimiento de fases previas al lanzamiento (milestones)
8.5. Know-how negativo
8.6. Devengo del canon, periodicidad de la liquidación, exigibilidad y forma de pago
8.7. Efectos impositivos
8.8. Pagos relativos a la obtención y mantenimiento de la patente
8.9. La cláusula de auditoría contable
9. ELEMENTOS DE GARANTÍA Y CONTROL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA LICENCIA
9.1. Cláusula de indemnidad y garantías
a) Garantía de titularidad de la tecnología licenciada
b) Garantía de validez de los derechos que se licencian
c) Garantía de que la tecnología licenciada se halla libre de cargas
d) La cuestionable garantía de indemnidad frente a derechos de terceros
9.2. Impugnación por parte del licenciatario de la validez de los derechos licenciados
9.3. La cláusula de best efforts
9.4. Confidencialidad. Protección del know-how y definición de lo que es o no confidencial. Las patentes solicitadas pero no publicadas
9.5. Colaboración en la solicitud de patentes
9.6. Cooperación con el licenciante en la persecución de quienes violen las patentes
o el know-how objeto del contrato y denuncia de infracciones
9.7. Normas mínimas de calidad
9.8. Deber de asistencia técnica en la implementación de la tecnología
9.9. Uso de marcas y presentación
9.10. Auditoría técnica
9.11. Limitaciones a la transmisión del contrato. Política de Sublicencias
10. EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE INNOVACIÓN DE LA CONTRAPARTE
EN EL CONTRATO DE LICENCIA Y CLÁUSULAS DE NO COMPETENCIA
10.1. El control de las mejoras. Cesión y licencia de perfeccionamientos y nuevas aplicaciones de la tecnología licenciada. Prohibición general de las retrocesiones exclusivas
10.2. Cláusula de no competencia. Obligaciones de no utilizar tecnologías de terceros
que compitan con la tecnología licenciada
10.3. La prohibición de explotar tecnología propia, de desarrollar tecnologías alternativas o de llevar a cabo actividades de I+D
10.4. La obligación de aceptar con la licencia la inclusión en ella de otras tecnologías del licenciante. Vinculación y agrupación de tecnologías
10.5. Cláusulas de renuncia a la explotación de tecnología propia por parte del licenciatario en el marco de acuerdos de resolución de conflictos o diferencias.
ANEXOS: MODELOS DE ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
APÉNDICE 1. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE PATENTE
APÉNDICE 2. MODELO DE CONTRATO PREVIO DE CONFIDENCIALIDAD
APÉNDICE 3. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA EN EXCLUSIVA
APÉNDIDE 4. MODELO DE CONTRATO DE CESIÓN DE PATENTE
APÉNDICE 5. MODELO DE CONTRATO DE COTITULARIDAD DE PATENTE
APÉNDICE 6. MODELO DE CONTRATO DE LICENCIA DE KNOW-HOW
APÉNDICE 7. MODELO DE CONTRATO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
APÉNDICE 8. MODELO DE CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE MATERIAL
APÉNDICE 9. MODELO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA CON LA UNIVERSIDAD
BIBLIOGRAFÍA